Bol.com verbiedt het woord “Bol” in handelsnamen. Mag dat?

Het Bol platform is zo populair dat een heel ecosysteem is ontstaan van diensten die speciaal gericht zijn op Bol-verkopers. Veel van die dienstverleners gebruiken al jaren het woord “Bol” in hun naam of domeinnaam. Recent heeft Bol deze dienstverleners aangeschreven en verzocht hun handelsnaam aan te passen. Volgens Bol zou namelijk sprake zijn van een merkinbreuk. Klopt dat?

De merkenrechten van Bol

In het merkenrecht geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Wie als eerste een bepaald teken inschrijft krijgt bescherming en mag vervolgens optreden tegen latere gebruikers. Bol heeft de woordcombinatie “Bol” voor het eerst gedeponeerd in 1998 en sindsdien nog diverse merken gedeponeerd voor haar logo waar die naam ook in voorkomt.  Er zullen dus niet veel bedrijven zijn die anciënniteit kunnen claimen. Dat wil zeggen dat Bol kan optreden als er sprake is van een merkinbreuk.

Merkinbreuk Bol

De dienstverleners gebruiken meestal niet alleen het teken “Bol” als naam, maar een vervoeging daarvan, bijvoorbeeld “BOLder” (fictief). Bol kan dan in twee gevallen optreden tegen het gebruik:

• van een overeenstemmend teken met betrekking tot vergelijkbare diensten, als er verwarringsgevaar
• van een bekend merk indien daardoor ongerechtvaardigd voordeel ontstaat, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk.

Overeenstemmende tekens, vergelijkbare diensten en verwarringsgevaar

Tekens zijn vergelijkbaar als ze visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Dat is dus een gestructureerde toets, waarbij de rechter veel vrijheid heeft. In het fictieve voorbeeld van “BOLder” zou Bol enerzijds kunnen stellen dat er in ieder geval een visuele overeenstemming is (het woord “BOL” komt voor in de naam). Daarnaast kan Bol bijvoorbeeld aangeven dat er ook een begripsmatige overeenstemming is (er is overduidelijk een verwijzing naar BOL.com). BOLder kan daarentegen weer aangeven dat de uitspraak (fonetisch) geheel anders is en dat de naam juist verwijst naar het Engelse woord bolder (=dapperder).

Dan is de vraag of er sprake is van vergelijkbare diensten. Bol heeft het merk ingeschreven onder klasse 35, zakelijke bemiddeling bij de online handel. Dat is niet helemaal hetzelfde als de meeste dienstverleners doen, maar lijkt er wel op. Met name omdat ook complementaire diensten als vergelijkbaar worden aangemerkt.

Onder verwarringsgevaar valt indirect verwarringsgevaar. Dat wil zeggen het risico dat het publiek denkt dat de diensten economisch verbonden zijn. In dit geval zou Bol zich op dat standpunt kunnen stellen. Daar staat weer tegenover dat het publiek (=de platformverkopers) vaak goed geïnformeerd zijn en heel goed begrijpen dat de eenmanszaak BOLder geen onderdeel is van Bol.com. Wel is het zo dat verwarringsgevaar vrij snel wordt aangenomen omdat ook mogelijke verwarring genoeg is.

Bekende merken

De tweede vorm van inbreuk kan ontstaan als ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit een bekend merk. Bol moet dan wel eerst aantonen dat haar merk bekend is. Daarvan lijkt mij dan wel sprake na jarenlange televisiereclames en een aanzienlijk marktaandeel in Nederland en België. De tweede vraag is of er dan sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie. Daarvan is sprake als het woord BOL, door het nieuwe teken (BOLder) minder onderscheidend wordt. Dat is wat lastiger, omdat het teken juist afwijkt en BOL niet meteen een soortnaam wordt doordat iemand de term “BOL” in zijn naam gebruikt.

Conclusie

Het is dus niet zeker of sprake is van een merkinbreuk. Daarvoor moet de rechtbank een eigen afweging maken op basis van open normen. Het is dus voor beide partijen een risicovolle procedure.

Gedogen

Bol heeft het gebruik van BOL in handelsnamen jaren gedoogd. Ineens besluit Bol tóch in te grijpen en het gebruik te verbieden. Dat voelt natuurlijk oneerlijk, vooral omdat de dienstverleners jarenlang hebben geïnvesteerd in hun naam. Toch is het tijdsverloop geen sterk argument.

In het recht bestaat het concept “rechtsverwerking”. Dat betekent dat je je rechten verwerkt doordat je ze niet tijdig inroept. De gedachte daarachter is dat je door het stilzitten het gerechtvaardigd vertrouwen kunt creëren dat je niet meer zult optreden. Ook kan er een onredelijk nadeel ontstaan door het tijdsverloop. Rechtsverwerking wordt echter niet snel aangenomen. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende. Je moet aan dat tijdsverloop een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen, en daarvan is niet snel sprake.

Handelsnaam aanpassen of niet?

De dienstverlener staat voor een keuze. Ofwel zijn handelsnaam aanpassen ofwel het risico lopen op een procedure. Dat is een bedrijfseconomische vraag.

Enerzijds is het aanpassen van een handelsnaam kostbaar. Je moet namelijk een nieuwe handelsnaam verzinnen, de naam overal aanpassen en verliest goodwill.

Anderzijds bestaat het risco op een procedure. Bol.com kan zich daarin op verschillende gronden beroepen. Het is echter niet zo dat dit altijd zal slagen. Van een identieke bedrijfsnaam zal vaak geen sprake zijn. Daarom moet Bol aantonen dat er sprake is van verwarringsgevaar of een vorm van voordeel en afbreuk. Hier zitten kansen voor de ondernemer om aan te tonen dat zij geen merkenrechtinbreuk pleegt. Houd er wel rekening mee dat een procedure kostbaar kan zijn. In het merkenrecht betaalt de verliezer de volledige proceskosten van de winnaar. Bovendien kost een juridische procedure veel tijd en energie.

De ondernemer kan ook onderhandelen met Bol. Het is niet waarschijnlijk dat Bol akkoord gaat met het in stand laten van de handelsnaam, maar er kan wel gesproken worden over de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld:

• Je kunt inzetten op een langere transitieperiode. Er gaat minder goodwill verloren als er meer tijd is om de rebranding te communiceren, bijvoorbeeld een half jaar.
• Bol wil ook dat de ondernemer zijn domeinnaam aanpast. Je kunt afspreken dat de domeinnaam na de rebranding een tijdje wordt geredirect naar een andere domeinnaam. Zo blijft de linkvalue behouden.
• Hiervoor geldt hetzelfde als de domeinnaam. Je kunt afspreken dat je nog een tijdje mag adverteren op de oude handelsnaam.

Advocaat Stephan Mulders is expert op het gebied van het merkenrecht en staat vele ondernemers op Bol bij. Voor juridisch advies kunt u bij hem terecht.