Trademarktrolls gebruiken hun merk niet om producten aan de man te brengen, maar om concurrenten dwars te zitten. De term is afgeleid van Noorse volksverhalen, waarin trollen onder bruggen slapen en tol eisen van argeloze reizigers. Dergelijke trollen beroepen zich op hun merkenrecht, terwijl ze het merk zelf niet gebruiken. Zo kun je concurrenten verhinderen te handelen. De vervalprocedure kan de argeloze reiziger beschermen.
Vervallenverklaring
Merken zijn bedoeld om de herkomst van producten aan te duiden. Uitgangspunt is dat een merk ook gebruikt moet worden. Daarom kan een merk vervallen worden verklaard als het vijf jaar niet normaal gebruikt wordt. Dat betekent dat de merkregistratie wordt doorgehaald De houder kan zich dan niet meer op het merk beroepen.
Dat kan ofwel bij het BOIP/EUIPO ofwel als tegeneis in een gerechtelijke procedure. Het is een relatief eenvoudige procedure omdat de merkhouder moet bewijzen dat hij het merk het afgelopen jaar normaal gebruikt heeft.
Normaal gebruik
Normaal gebruik betekent dat het Merk daadwerkelijk wordt gebruikt voor de exploitatie van het merk, bijvoorbeeld door het aanbrengen van logo’s op producten. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. De verkoop van shampoo aan consumenten onder een merknaam zal bijvoorbeeld worden gezien als normaal gebruik. Wanneer de shampoo enkel nog in een testfase zit in een lab, zal er nog geen sprake zijn van normaal gebruik. Er wordt ook gekeken naar de gebruiken in de betreffende markt. Voor shampoos zal veelal gelden dat er een hogere hoeveelheid moet worden aangeboden om van normaal gebruik te kunnen spreken, dan bij de verkoop van luxe sportauto’s. Bij die laatste kan minimaal gebruik al voldoende zijn, gezien dit gangbaar is in de sector.
Ook is relevant of het merk daadwerkelijk wordt gebruikt voor de producten waarvoor het staat ingeschreven. Een merk biedt in beginsel namelijk alleen bescherming voor de klasse waarvoor het staat ingeschreven. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een merk heeft ingeschreven ter bescherming van etenswaren en het vervolgens is gaan gebruiken voor muziekinstrumenten, levert dit geen normaal gebruik op voor het ingeschreven merk. Wanneer het merk voor beide staat ingeschreven en slechts gebruikt wordt voor muziekinstrumenten, komt enkel de bescherming voor die eerste klasse te vervallen. Het merk blijft dan bestaan voor de andere klasse.
De termijn van vijf jaar
Een merk moet vervallen worden verklaard als het vijf jaar lang niet is gebruikt. Hier zitten een aantal haken en ogen aan. Ten eerste geldt dat het een ononderbroken periode van vijf jaar moet betreffen. Wanneer de houder het merk weer kortstondig is gaan gebruiken in deze periode, gaat de periode van vijf jaar weer opnieuw lopen. Ten tweede wordt enkel gekeken naar de vijf jaren voor de start van de procedure. Van deze vijf jaar moet dus komen vast te staan dat de houder geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk. Als dat zo is, komt het merk te vervallen.
Soms gaan merkhouders voorafgaand aan een procedure weer opnieuw gebruikmaken van een merk omdat zij doorhaling willen voorkomen. Om dergelijk misbruik te voorkomen, telt gebruik in de drie maanden vóór de vervalprocedure niet mee, mits de merkhouder wist van het voornemen om het merk te laten vervallen. Die wetenschap ontstaat bijvoorbeeld als de aanvrager de merkhouder aanschrijft en vraagt om het merk zelf door te halen. Na zo’n sommatiebrief moet dus binnen drie maanden de vervalprocedure worden ingezet, om te voorkomen dat het merk alsnog geldig gebruikt wordt én de vijfjaarstermijn opnieuw begint.
Rechtvaardiging voor niet-gebruik
Wanneer aan de bovengenoemde gronden is voldaan zal een merk moeten worden doorgehaald. Uitzondering hierop is als de merkhouder het niet-gebruik kan rechtvaardigen. Rechtvaardiging is mogelijk als het merk niet is gebruikt vanwege omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld wanneer een merk niet kan worden gebruikt omdat er onderzoek naar de producten wordt gedaan. Daarnaast kan gedacht worden aan overmacht. Wanneer er inderdaad gerechtvaardigde redenen zijn voor niet-gebruik, wordt deze periode niet meegerekend in de termijn van vijf jaar.
Procedure starten of niet?
Een reiziger die een trol tegenkomt zal dus een keuze moeten maken: betalen, omkeren of (aan)vechten. Ook ondernemers staan voor een keuze als zij een trademarktrol tegenover zich hebben: verval aanvragen of niet? Hierbij moeten een aantal afwegingen worden gemaakt.
Ten eerste is van belang dat de procedure daadwerkelijk zinvol is voor de betreffende onderneming. Het kan dus verstandig zijn om na te gaan of het merk inderdaad invloed heeft op de bedrijfsvoering. Kan verboden worden om gebruik te maken van de eigen merk- of handelsnaamrechten? Is de onderneming voornemens een nieuw product te lanceren met dezelfde naam? Of strekt het merkenrecht niet zo ver?
Ten tweede dient de kans van slagen beoordeeld te worden. Het instellen van de procedure kost namelijk tijd, geld en energie. Bovendien kan een dergelijke procedure de onderlinge verhoudingen op scherp zetten.
Kiest de argeloze reiziger voor de bescherming van de vervalprocedure? Of gaat zij toch een andere weg.