Portret-merk? Onderscheidend vermogen of “(Just) A face in the crowd”?

Na 8(!) jaar is er duidelijkheid voor Jan Smit. Zijn Volendamse gelaat is niet onderscheidend genoeg om als merk te kunnen dienen en is zodoende geweigerd als merk door het Europees merkenbureau (EUIPO). De doorsnee Europese consument ziet (…) slechts de afbeelding van het hoofd/gezicht van een (jonge) man, maar niet per se dat van Jan Smit. Een ‘face in the crowd’, aldus het EUIPO.

Wat zijn de vereisten voor een teken om als merk te kunnen dienen? En kan dit ook je eigen gezicht zijn?

In deze blog wordt gekeken naar de voorwaarden aan de hand van de geweigerde merkinschrijving van Nederlands bekendste (volgens het EUIPO zelfs tot het cultureel erfgoed behorende) Volendamse zanger, acteur en presentator.

De Jan Smit uit de merkregistratie

De vereisten voor een merk: Onderscheidend vermogen

Om een aanvraag voor een merk te laten slagen, moet het merk in kwestie voldoen aan bepaalde vereisten voor registratie, waaronder het feit dat het “onderscheidend” moet zijn. Of het nu gaat om een woordmerk of een beeldmerk (zoals een logo), onderscheidende tekens moeten de consument in staat om de waren of diensten van de ene onderneming, te onderscheiden van de waren of diensten van de andere onderneming, zonder dat er dus risico op verwarring ontstaat. Een merk kan een woord, logo, kleur of zelfs klank zijn.

En in theorie strekt deze bescherming zich ook uit tot portretten of foto’s van mensen. Dan spreekt men over zogenaamde “portretmerken”. Een portretmerk betekent dat het gezicht van een persoon als merk wordt geregistreerd, om producten of diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van dit portretmerk door anderen, zonder toestemming, voor gelijksoortige producten of diensten als waarvoor het merk is geregistreerd, verboden is. Bij overtreding hiervan kan de houder van het portretmerk juridische stappen ondernemen, zoals het eisen van een verbod op verdere inbreuk en het vorderen van schadevergoeding. Het meest bekende voorbeeld van een portret dat ook daadwerkelijk als merk gebruikt wordt, is het portret van Kentucky Fried Chicken’s Colonel Sanders, wiens portret door het publiek als merk opgevat wordt.

Is het gezicht van Jan Smit een merk?

In het geval van Jan Smit kun je je allereerst al de vraag stellen in welke wijze zijn portret gebruikt wordt (of kan worden gebruikt) als merk om producten of diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het portret dient niet zozeer als een onderscheiding voor goederen of diensten van een specifieke onderneming, maar lijkt eerder de goodwill te vertegenwoordigen die geassocieerd wordt aan de persoon die is afgebeeld en niet zozeer een onderneming. Nu dacht Jan Smit desalniettemin dat ook zijn gelaat wel eens als merk zou kunnen gelden. De merkinschrijving betrof een groot scala aan waren- en diensten, waaronder van kleding en textielwaren tot drukwerken en reclame voor wasmiddelen.

Het EUIPO ziet dit anders en is tot de conclusie gekomen dat “de doorsnee Europese consument prima facie slechts de afbeelding van het hoofd/gezicht van een (jonge) man ziet, maar niet per se dat van Jan Smit. Met andere woorden een ‘face in the crowd’, een crowd (bevolking) van circa 450 miljoen waardoor de mogelijke herkomst aanduidende functie van een gezicht verloren gaat.”

Hoewel het absoluut mogelijk is dat de afbeelding van het gezicht van een bepaalde persoon, met zijn unieke uiterlijke kenmerken, kan dienen als onderscheid van andere mensen, is dit bij Jan Smit niet het geval. Volgens het EUIPO kunnen er hoofden/gezichten zijn met dominante of opvallende kenmerken, zoals bijvoorbeeld de neus van Barbra Streisand, of het haar van Donald Trump. Maar dat van Jan Smit ontbeert dus zulke kenmerken. De merkaanvraag werd na acht jaar afgewezen. Is zijn portret dan ‘vogelvrij’ en door een ieder (commercieel) te gebruiken? Nee.

Portretrecht

In Nederland bestaat er namelijk ook nog zoiets als het portretrecht. Dit recht, vastgelegd in artikel 21 van de Auteurswet, en stelt dat iedereen zich kan verzetten tegen het ongeautoriseerde gebruik van zijn of haar portret, mits er een redelijk belang bij is. Een portretrecht vereist géén registratie.

Een beroep op het portretrecht kent eigenlijk twee mogelijke ingangen; een verbod op het gebruik van jouw portret omdat dit je privacy schaadt, of een verbod tot het gebruik van jouw portret omdat jouw portret een commerciële waarde heeft. Stel iemand besluit om T-shirts te gaan verkopen met het hoofd van Jan Smit, dan kan hij zich beroepen op artikel 21 Auteurswet. Voor het gebruik van portretten van bekende personen in een commerciële setting, een vergoeding moet worden aangeboden.

Hoewel Jan Smit’s gezicht volgens het EUIPO slechts een “face in the crowd” is, is er beroep aangetekend tegen deze beslissing. Wordt vervolgd.